Il marchio di fatto ovvero il preuso.

Il caso esaminato dal Tribunale di Ancona.

“Con atto di citazione ritualmente notificato la società ### conveniva in giudizio i signori ### e ### nonché le società ### S.r.l. e ### per ivi sentirsi accogliere, le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Ancona contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: a) accertare e dichiarare che la ditta e denominazione sociale delle società convenute è idonea a creare confusione con il marchio di fatto utilizzato dall’attrice, per l’effetto, ordinare alla ### e ###, di apportare le opportune integrazioni o modifiche; b) accertare e dichiarare che l’uso da parte dei signori ### ### ### e del marchio di fatto di cui è titolare l’attrice, come meglio descritto in atti, e/o di una ditta simile al richiamato marchio di fatto integrano atti di concorrenza sleale; c) accertare e dichiarare che lo sviamento della clientela e dei collaboratori poste in essere dai signori ### e ### a favore della società ### e ### come meglio descritti in atti, integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.; d) inibire ai signori ### ### ### e ### di fare uso del marchio di fatto di cui è titolare l’attrice, come meglio descritto in atti, anche ai sensi dell’art. 2598 e ss. c.c. e inibire la prosecuzione degli illeciti di cui ai punti a) e b) che precedono; e) ordinare il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione di tutto il materiale eventualmente prodotto e/o detenuto da signori ### ### ### e ### recante il marchio di fatto di cui è titolare l’attrice, come meglio descritto in atti; condannare i signori ### ### ### e ### al pagamento della sanzione pecuniaria non inferiore a € 700,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza e non inferiore a € 2.000,00, o alla somma ritenuta di giustizia, per ogni atto illecito di mancata esecuzione di anche uno solo degli ordini di cui ai punti a) e b); g) accertare e dichiarare la nullità del marchio nazionale “###”, domanda n. ### depositata il 03.07.2017, a nome di ### e ### e ceduto a ###, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 1, all’art. 25, comma 1, lett. a) e lett. b), del D.lgs.30/2005, ed all’art. 2564 c.c., per i motivi esposti in atti; h) condannare in solido i signori ### ### ### e ### al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’attrice in conseguenza dei fatti oggetto di causa, quantificati in euro ### o nella maggior somma accertata, anche in esito all’espletata istruttoria, ed anche in via di equità, ex art. 1226 c.c.; i) ordinare la pubblicazione a cura della attrice e a spese della convenuta della sentenza sui seguenti quotidiani: ### il ### del ### per due uscite consecutive e a caratteri doppi del normale con il nome delle parti in grassetto, autorizzando l’attrice a ripetere le somme pagate per la pubblicazione a semplice presentazione della fattura; l) accertare che i signori ### e ### al momento della cessazione del rapporto di collaborazione hanno omesso di restituire le apparecchiature telecamera sony e accessori, n 2 iphone 6 plus, n 2 ipad 64 gb, n. 2 computer mac book pro 155, n. 1, computer imac quad 27, di proprietà della ###, per l’effetto condannarli alla restituzione o al pagamento dell’equivalente monetario stimato in complessivi euro 8.200,00; con vittoria di diritti, onorari, compensi professionali e spese del giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 26-28 dell’atto di citazione; le suddette conclusioni sono state confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. in data 27/02/2019)…. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/02/2019 si costituivano in giudizio (tardivamente) tutti i convenuti rassegando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Ancona – ### in ### di ### – adito, contrariis rejectis, ### respingere tutte le domande formulate dalla società ### nei confronti della intera parte convenuta con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutte le causali ampiamente esposte in narrativa; Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”… Tutte le domande attoree sono infondate e come tali vanno rigettate. Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.

La disamina del cd. marchio di fatto ovvero del preuso.

Tutte le domande attoree presuppongono una necessaria disamina del cd. marchio di fatto ovvero del preuso e della normativa applicabile. Come è noto il legislatore non ha dettato una normativa specifica relativa al pre-uso e/o al marchio di fatto a cui invece viene fatto riferimento solamente negli artt. 12 (comma I lett. A) e 28 del C.p.i. (che hanno sostituito l’art. 18 L.M.) e negli artt. 2571 e 2598 n. 1 c.c. Dalla citata normativa emerge che il riconoscimento del diritto all’uso del marchio di fatto richiede il rigoroso accertamento dell’esistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge: l’uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso, con la conseguente determinazione esplicita, anche dell’estensione territoriale entro cui l’uso di fatto del marchio sia stato realizzato (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3224 del 1994, Cass. 2016 n. 9889). Le suddette norme, infatti, prevedono che il marchio registrato (o di cui si chiede la registrazione) sia nullo (o non suscettibile di registrazione) quando alla data della domanda sia già noto altro segno con esso confondibile e si tratti di notorietà non puramente locale.

A proposito del marchio non registrato si aggiunge in particolare che il titolare di esso, quando la notorietà non sia appunto locale, ha diritto di continuare ad usarlo anche ai fini della pubblicità nei limiti della diffusione locale (art. 12 comma 1 lett. A c.p.i) Dalla suddetta disciplina possono – dunque desumersi sia la fattispecie costitutiva sia il contenuto (la tutela erga omnes) dei segno distintivo (marchio di fatto) diverso dal marchio registrato, individuati rispettivamente nell’uso con notorietà generale (o locale per l’acquisito di un diritto territorialmente limitato) e nella tutela contro chiunque adotti e registri successivamente un segno con esso confondibile.

La notorietà del segno va intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati, ovvero il segno deve essere riconosciuto nel mercato e dai consumatori.

Più in particolare si parla di notorietà qualificata del segno per tale dovendosi intendere la notorietà che si accompagna alla percezione da parte del pubblico della natura di segno distintivo imprenditoriale del marchio di cui si tratta.

La notorietà qualificata nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

La notorietà qualificata viene definita sinonimo di capacità distintiva che si ha quando il segno è idoneo a collegare il prodotto o il servizio marcato alla sua fonte imprenditoriale. ### la pacifica giurisprudenza della S.C. «la tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico” (cfr. Cass. 1994 appena sopra citata, ma anche Cass. civ. n. 9889/2016; cfr. anche Cass. 1982 n. 5462 secondo cui: “### l’uso di fatto di un marchio d’impresa non registrato goda della tutela prevista dagli artt. 2571 c.c. e 9 R.D. ### , n. 929, nei limiti della sua concreta diffusione, è necessario che il marchio stesso abbia carattere distintivo e possieda i requisiti di novità ed originalità propri di quello registrato, e la relativa indagine, traducendosi in un apprezzamento di fatto, è rimessa al giudice del merito ed è sottratta al sindacato in sede di legittimità se fondata su motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua”). Il fatto costitutivo della protezione del segno non registrato va individuato nella notorietà qualificata del segno conseguente al suo uso. In assenza del dato formale della registrazione viene qui in considerazione un fatto giuridico di ordine sostanziale.

Occorre quindi accertare – per poter ritenere noto il marchio di fatto che il predetto sia percepito come segno distintivo da parte del consumatore finale e varia perciò a seconda della natura e/o dei servizi contrassegnati (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2020 n. 8942 ove si afferma: “In tema di marchi, ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall’imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l’immediata individuazione della loro provenienza, differenziandoli da quelli dei concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza”). Ciò d’altro canto è coerente con il fatto che il rischio di confusione può aversi unicamente quando il consumatore non solo conosca il segno usato sul mercato ma in più percepisca il segno come marchio di un certo imprenditore. Si rammenta infatti che ai sensi dell’art. 12 comma I lett. A) il marchio posteriore è privo di novità solo ove sussiste un attuale rischio di confusione con il marchio non registrato anteriore: è infatti evidente che questo rischio può determinarsi solo ove il marchio anteriore sia appunto conosciuto dal pubblico. Ugualmente dicasi in relazione all’art. 2598 n. 1 c.c.

L’uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario nè sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà nel senso appena sopra precisato. Il marchio di fatto è tutelato quindi a condizione che lo stesso abbia il carattere distintivo e possieda i requisiti di novità e originalità propri di quello registrato. Il marchio di fatto non può esistere in mancanza del riscontro, anche di uno solo, dei suddetti presupposti.

L’onere della prova in capo a chi invoca il possesso del marchio di fatto.

Grava su chi invoca il possesso di un marchio di fatto l’onere ex art. 2697 c.c. di fornire la prova della sussistenza dei suddetti presupposti. E’ il preutente – infatti a dover dimostrare che il proprio marchio ha acquistato la notorietà prima della domanda di registrazione del marchio da parte di terzi. Tale prova deve essere precisa soprattutto in ordine ai tempi e alla estensione della diffusione e ai soggetti destinatari della distribuzione.

Inoltre il marchio non registrato gode di una tutela minore di quello registrato. Chi ottiene la registrazione, infatti, gode della presunzione assoluta della titolarità del diritto e di una protezione estesa a tutto il territorio nazionale. Chi invece vanta solo un preuso, deve innanzitutto provarlo e riceve, come già detto, una tutela limitata all’ambito entro il quale il preuso è avvenuto. Infatti in tema di conflitto fra segni distintivi la regola generale è nel senso della prevalenza del segno anteriore oggetto di c.d. preuso sul segno posteriore registrato tenendo conto del favor che il legislatore riconosce alla registrazione (vedasi art. 12 comma 1 lett. A) c.p.i.).

Non si è voluto che qualunque marchio di fatto anteriore possa privare di novità un marchio registrato posteriore ma si è voluto invece circoscrivere questa eventualità ai casi in cui il marchio di fatto raggiunga una certa soglia di significatività. Questa soglia è stata fissata distinguendo tra marchi di fatto con notorietà cd. Generale e marchi di fatto il cui uso abbia comportato notorietà puramente locale o addirittura non abbia comportato notorietà; prevendendo che solo nella prima di queste ipotesi il marchio di fatto invalida il marchio posteriore mentre nelle altre l’uso anteriore del segno non è di ostacolo alla registrazione del marchio.

In tutti i casi -comunque è da ritenere che la notorietà (generale o locale) coincide con la notorietà, conseguente all’uso, idonea a far sorgere diritti su un segno come marchio di fatto (tutelabile nei limiti della notorietà conseguita): è la cd. Notorietà qualificata nel senso appena sopra precisato ossi la notorietà cui si accompagna da parte del pubblico (consumatore finale) una percezione del segno come marchio di un determinato imprenditore. Pertanto, un utilizzo del marchio che importa notorietà generale costituisce causa di nullità del marchio da altri successivamente registrato, per cui il conflitto tra i due segni (quello non registrato e quello posteriormente registrato) è destinato a risolversi in una pronuncia giudiziale che accerta e dichiara l’invalidità del secondo. Se, invece, il precedente uso del marchio non determina notorietà generale di esso ovvero, determina una notorietà puramente locale, non vi è difetto di novità in capo al titolare del segno successivamente registrato, restando salvo il diritto del preutente di continuare l’uso del marchio nei limiti della diffusione locale.

L’art. 12 comma 1 lett. A) c.p.i. va coordinato con l’art. 2571 c.c. che disciplina il preuso nella medesima direzione di quella indicata dal codice di proprietà industriale. Entrambe le citate norme legittimano la continuazione dell’uso del marchio non registrato pur dopo la registrazione che altri abbiano effettuato dello stesso segno. Ai sensi dell’art. 2751 cod. civ., difatti, “colui che ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usare, nonostante la registrazione ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.

L’ambito territoriale e l’intensità di diffusione del marchio

Importante è dunque capire l’estensione territoriale che il preuso del marchio ha avuto e la notorietà che ne è derivata. E’ necessario individuare l’ambito territoriale e l’intensità di diffusione del marchio e distinguere tra marchio a rilevanza locale e marchio a rilevanza non locale. Il concetto di localizzazione deve essere adeguato ai tempi: si dovrà avere riguardo anche alla pubblicizzazione del marchio per valutare la forza espansiva, così come ogni altro mezzo che presuntivamente possa fondare l’ipotesi di una diffusione non meramente locale, ad esempio l’offerta di un determinato prodotto in internet o la predisposizione di opuscoli informativi e listini in più lingue.

L’area territoriale di utilizzo del marchio di fatto è da individuarsi con riferimento alla diffusione dell’attività commerciale dell’impresa, desumibile dalla distribuzione territoriale della clientela. Qualora il marchio abbia una rilevanza meramente locale, il preuso opera in senso debole: di fronte ad un marchio registrato è concessa al preutente – in regime di coesistenza la facoltà di proseguire l’utilizzazione del marchio stesso purché tale utilizzazione resti confinata nello stesso ambito territoriale in cui era diffusa nel momento della registrazione del marchio analogo. In tal caso il preutente non può inibire al titolare del marchio registrato l’uso del predetto nella zona di diffusione locale ma ha solamente il diritto di continuare ad utilizzare il marchio preusato in detta zona in regime di duopolio (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 1998 n. 3236; cass. 2006 n. 4405).

Dunque il titolare del marchio registrato gode di un diritto di esclusiva su tutto il territorio nazionale, tranne in quella limitata porzione di territorio in cui per prodotti analoghi era utilizzato un marchio simile, a patto che il precedente utilizzatore possa dimostrare la propria prevenzione. Più intensa è invece la tutela accordata all’utilizzatore di fatto di un marchio diffuso in ambito non locale. Non si ha in questo caso alcuna coesistenza, ma sussiste la facoltà per il preutente di inibire l’uso del marchio registrato. La preesistenza di un marchio a diffusione ultra regionale nega a priori il requisito della novità che è essenziale per il brevetto del marchio. Con la conseguenza che in difetto di tale requisito della novità, il marchio registrato può essere dichiarato nullo.

Va comunque sempre tenuto presente che ciò che rileva in relazione al potere invalidante e alla tutela dei marchi di fatto è l’ambito della loro notorietà qualificata nel senso anzidetto ovvero la percezione del segno come marchio da parte del pubblico: è necessario quindi che nel pubblico di riferimento il segno sia percepito in funzione distintiva di un dato bene o servizio di un determinato imprenditore.

La variabilità nel tempo della notorietà qualificata impone di determinare la data rilevante da prendere in considerazione ai fini del giudizio di novità (ossia la data in relazione alla quale si dovrà stabilire il tasso di notorietà del marchio anteriore): come precisa l’art. 12 comma 1 c.p.i. si tratta del momento del deposito della domanda del marchio della cui novità si discute. Carattere comune ad entrambi i tipi di tutela accordati al preutente è l’onere della prova che grava sullo stesso. Si è già detto che spetta al preutente l’onere di dimostrare che il proprio marchio ha acquistato la notorietà prima della domanda di registrazione del marchio da parte di terzi.

La Corte di Giusitizia CE

Come, infatti, già messo in luce anche dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza ### (in cause riunite C-108/97 e C-109/09), relativa all’interpretazione dell’art. 3, comma 3, della ### 89/104/CEE e, cioè, dell’articolo in attuazione del quale sono stati inseriti nella legge marchi italiana gli attuali artt. 19 e 47 bis (poi convogliati nelle citate disposizioni del c.p.i.), al fine di accertare l’acquisto di capacità distintiva compito del ### nazionale è solo quello di valutare globalmente i fattori idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto ad identificare il prodotto come proveniente da un’impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, senza che il ### stesso possa in alcun modo limitare arbitrariamente il proprio esame ad alcuni soltanto dei mezzi (come la pubblicità televisiva) da cui l’acquisto di capacità distintiva può derivare, e fermo restando che l’accertamento inerente alla capacità distintiva deve essere condotto avendo riguardo al consumatore medio del tipo di prodotto contrassegnato.

L’art. 2598 n.1, cod. civ. – premessa la clausola di salvaguardia in ordine alla tutela specifica apprestata dalla legge a protezione dei titoli di proprietà industriale («### le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto….») qualifica come atti di concorrenza sleale l’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente. La norma così considera tre ipotesi di concorrenza confusoria: la prima consistente nell’adozione di nomi o segni confondibili con quelli altrui, la seconda rappresentata dall’imitazione servile di prodotti altrui e la terza atteggiantesi in termini di clausola generale, riferibile a qualsiasi atto idoneo a produrre confusione.

La prima ipotesi, tipica (che ivi viene in considerazione), si sovrappone alla tutela accordata dal ### della proprietà industriale ai segni distintivi, fra i quali il marchio di impresa registrato, con il conseguente cumulo di tutele, peraltro parzialmente diversificate nei loro presupposti.

La repressione della concorrenza sleale confusoria.

La repressione della concorrenza sleale confusoria esige una concreta possibilità di confusione. Al rapporto concorrenziale fra gli interessati, a differenza del marchio registrato protetto su tutto il territorio nazionale anche indipendentemente dall’uso concreto effettuato. La giurisprudenza della Suprema Corte non dubita della possibilità di cumulo fra le due tutele, ossia tra la tutela contro l’appropriazione di un marchio e la tutela presidiata dall’azione di concorrenza sleale, cosicché, a fronte di un medesimo fatto storico, trova luogo un concorso di norme, senza incidenza sul bene della vita posto a base del giudizio, che è sempre il medesimo, essendo l’illecito dell‘imprenditore concorrente unitariamente dedotto come fondamento sia di un’azione reale, a tutela dei diritti di esclusiva sul marchio, sia anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia integrato i presupposti di cui all’art. 2598 cod. civ. (Sez.1, 21/06/2016, n. 12812); a fronte dell’usurpazione o contraffazione del marchio registrato da parte di un concorrente, il titolare può esercitare l’azione reale di contraffazione del marchio, che presuppone l’accertamento della confondibilità tra i segni, ma anche – congiuntamente – quella obbligatoria di repressione della concorrenza sleale, essendo tale cumulo ammissibile, sempre che quella condotta illecita, per le modalità di uso del segno, abbia creato confondibilità circa la provenienza dei rispettivi prodotti, così ricorrendo i presupposti dell’azione obbligatoria in parola (###1, 19/06/2008, n. 16647; cfr. anche Cass. 2020 n. 3865).

Il presupposto della concorrenza sleale.

In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2009 n. 1744). Le due azioni, quella di concorrenza sleale e quella relativa alle privative industriali, hanno natura diversa (si suole tradizionalmente distinguere la natura personale dell’azione di concorrenza sleale da quella reale a tutela del segno distintivo), ma soprattutto sono diverse per diversità dei presupposti e dell’oggetto. È noto, infatti, che mentre la tutela ai sensi della legge marchi opera indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti, la tutela ex art. 2598 c.c., n. 1, presuppone viceversa la confondibilità con i prodotti del concorrente e quindi la possibilità di uno sviamento di clientela con il conseguente danno (ex pluribus Cass. n. 6193 del 7.3.2008, rv. 602619; n. 9617 del 1998 rv. 519177). Nell’azione per concorrenza sleale l’elemento intenzionale dell’agente è presunto, a norma dell’art. 2600 c.c., comma 3, laddove nell’azione a tutela del marchio, accertata la contraffazione, non occorre neppure provare la colpa (vedi Cass. n. 7660 del 18/08/1997, rv. 506830; n. 8157 del 3.7.92 rv. 478021; n. 1080 del 22.2.1986, rv. 444581;) essendo la responsabilità del contraffattore indipendente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo.

La esclusione della contraffazione del marchio non esonerava comunque il ### dallo svolgere un’autonoma verifica per accertare la sussistenza del profilo di concorrenza sleale (in tal senso Cass. 9.9.2002 n. 13079, n. 8157 del 1992, n. 5462 del 1982), non essendo sufficiente ad escludere la sussistenza della concorrenza sleale l’esclusione della violazione del marchio.

Inoltre l’attività illecita, consistente nell’approvazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente, può essere da quest’ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (cfr. Cass. ### , n. 16647 e Cass. n. 6382 del 2017). Tuttavia, quando la concorrenza sleale viene denunciata come consistente soltanto nella contraffazione di un marchio e nella conseguente induzione in errore del consumatore, l’insussistenza della contraffazione implica anche l’esclusione della concorrenza sleale.

L’attività imprenditoriale come presupposto della legittimazione passiva.

Orbene, come già sopra riportato, in primo luogo va precisato che con riferimento alle domande attore sub a e b delle conclusioni di cui all’atto di citazione sussiste la legittimazione passiva esclusivamente delle due società ### convenute in quanto i sig.ri ### e ### non esercitano in proprio attività imprenditoriale.

La stessa difesa attorea alla pag. 10 dell’atto di citazione imputa alle sole società ### i seguenti atti di concorrenza sleale costituiti da (vedasi anche pagg. 9-10-11-12 dell’atto di citazione): l’uso di una denominazione sociale “###” identica al marchio di fatto composto dalla parola “###” sopra la quale si trova una banderuola segnavento ed un ### stilizzato utilizzato dalla società attrice fin dal 2012; l’impiego del predetto marchio nelle pagine di un sito internet (cfr. anche pagg. 9 del citato atto di citazione); l’uso del predetto come “domain name” (in particolare www.###.it).

Orbene i suddetti addebiti sono infondati.

Dal diritto, al fatto esaminato dal Tribunale di Ancona.

In particolare – applicando i superiori principi al caso in esame questo ### ritiene che la società attrice – pur essendone processualmente onerata non ha fornito la prova della esistenza dei presupposti (che lo si ripete devono coesistere) necessari per l’accertamento in capo alla ### s.r.l. della titolarità del marchio di fatto ### (accertamento presupposto di tutte le domande attoree ivi svolte).

La società ### – infatti non ha dimostrato di essere stata titolare del marchio di fatto “###” “sin dal 2012” né tantomeno vi è prova del fatto (invero neppure specificatamente allegato) che il marchio predetto abbia raggiunto quel grado di notorietà qualificata prima della sua registrazione e quindi sia stato percepito dal consumatore di riferimento come un segno distintivo riconducibile alla realtà imprenditoriale facente capo a ### s.r.l.

La fase istruttoria ha ampiamente e documentalmente riscontrato – al contrario che il marchio “###” è un segno ideato da ### e ### e da questi utilizzato in epoca antecedente alla sua registrazione per contraddistinguere la propria attività di ### (esercitata dai predetti come soci e/o legali rappresentanti delle varie società costituite nel tempo); è emerso altresì che i predetti successivamente ne hanno autorizzato l’utilizzo da parte della società attrice nel corso e nell’ambito del rapporto di collaborazione fra essi intercorso e conclusosi nel ### del 2016.

In particolare dalla documentazione versata in atti e dalle prove testimoniali assunte è emerso che: – In data 03/07/2017 ### e ### hanno registrato il marchio composto dalla parola ### in carattere di fantasia sopra la quale si trova una banderuola segnavento con un ### stilizzato (cfr. doc. n. 18 fasc. att.); – Il citato marchio è stato registrato per le seguenti classi: la n. 35 “pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; la n. 42 “servizi scientifici e tecnologici e servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer” (cfr. doc. n. 18 fasc. att.); – Avverso la predetta registrazione la società attrice non ha mai formulato alcuna opposizione (neppure in sede stragiudiziale risulta che la società attrice abbia mai diffidato le odierne convenute all’utilizzo del segno ### prima della introduzione del presente giudizio); – In data 14/09/2017 il suddetto marchio è stato ceduto dai sig.ri ### e ### alla società ### con sede a ### (cfr. sempre doc. n. 18 fasc. att.; circostanza fra l’altro pacifica); – pertanto la proprietà del marchio predetto appartiene dal 14/09/2017 alla suddetta società ###; – La società ### è stata costituita in data 08/05/2015 da ### e ### che ne sono soci al 50% (cfr. doc. n. 25 fasc. att.; il legale rappresentane è ###; – I sig.ri ### e ### sono stati anche rispettivamente ### (### e membro (consigliere il sig. ### della società ### s.r.l. costituita in data 06/02/2017 dalla ### da ### e ### ed inattiva secondo quanto emerge dalla visura camerale depositata dalla difesa attore sub doc. n. 13 e dalla difesa dei convenuti sub doc. n. 80; – In data 28/06/2007 veniva costituita la società ### (che però veniva iscritta nel registro delle ### in data 27/02/2009) il cui socio ed amministratore unico è ### (cfr. visura camerale depositata dalla difesa attorea sub doc. n. 1); – Il sig. ### ha lavorato dal 2002 per altre società facenti capo ai sig.ri ### e ### (il sig. ### veniva assunto dai signori ### nella società ### S.n.c. di ### & ### con mansioni concernenti l’attività di postalizzazione effettuata per conto di clienti quali ### ### ### ### ### etc.; nell’anno 2005 i signori ### e ### costituivano la società ### la cui attività aveva ad oggetto la ### oltreché quella della ###; nel mese di ### il signor ### viene licenziato dalla società ### S.n.c. di ### & ### ed assunto dalla società ### ; ancora nell’anno 2007 viene costituita dai signori ### e ### la società S,### avente funzioni analoghe a quelle della società ### S.n.c. di ### & ### di cui il ### non risulta essere mai stato dipendente come dal predetto confermato in sede di interrogatorio formale); – nell’anno 2011 la società S,### (e, quindi, i signori ### realizzava ed adottava il marchio commerciale “###” composto dalla parola “###” sopra la quale si trova una banderuola segnavento ed un ### stilizzato (cfr. doc. n 61 fasc. conv.; cfr. doc. n. 44 fasc. conv., in particolare nel contratto del 14/11/2011 stipulato con la ### s.r.l. si legge espressamente che ### è un progetto della società S,### inoltre l’incarico per la gestione ### ### veniva espressamente conferito alla ### che identificava la suddetta società; inoltre sempre dalla predetta lettera di incarico emerge che la predetta società aveva il seguente indirizzo: ###; il doc. n. 61 del 16/12/20211 invece ha ad oggetto la grafica del marchio ###; cfr. anche doc. n. 3 fasc. conv.; trattasi del progetto-consuntivo ### di ### di ### scolastico del 17/12/2011 nel quale il marchio anche figurativo ### appare su carta intestata e anche in tal caso viene specificato che ### è un progetto della suddetta società); – in data 17/10/2011 il signor ### provvedeva alla registrazione del dominio web “###.it” (cfr. doc.2 fasc. att. che trova oggettiva conferma in tutte le e-mail depositate in atti dalle quali emerge che sia ### che ### utilizzavano – in epoca anteriore al ### del 2012 data in cui secondo la prospettazione attorea la società attrice ideò il marchio in questione il dominio internet ### su carta intestata raffigurante il marchio per cui è causa; vedasi in particolare, doc. n. 4, n. 5, n. 6 fasc. conv. Nelle quali veniva indicato ### vedasi altresì le fatture emesse da ### a ### e depositate da quest’ultima sub doc. n. 22 fasc. att.; vedasi anche le fatture depositate dalla conv. Sub doc. n. 7); – nell’anno 2012, dopo che la società S,### veniva messa in liquidazione, il marchio commerciale “###” continuava ad essere utilizzato dai signori ### e ### nel rapporto di collaborazione avviato da quest’ultimi con la società ### – infatti a partire dall’anno 2012 (e fino a tutto il 2016) – è intercorso tra gli stessi convenuti e la società ###- un rapporto di collaborazione consistito nella gestione da parte dei signori ### di clienti già precedentemente conosciuti e “serviti” da questi ultimi con la sola differenza che in tal caso le relative prestazioni venivano fatturate – sempre su indicazione degli stessi convenuti – dalla società ### – i signori ### – ### – in via del tutto autonoma ed esclusiva – hanno continuato a gestire, sebbene in rappresentanza della ### s.r.l. in forza del rapporto di collaborazione con essa intrapreso, il portafoglio clienti (o comunque la maggior parte di essi) già procacciato e gestito con le precedenti società ### S.n.c. di ### & ### ### e S,### (cfr. contratti in atti firmati dai convenuti in rappresentanza della società attrice; cfr. anche deposizione dei testi di cui si dirà infra); – tant’è che l’attività della società ### come inconfutabilmente emerso dalla espletata istruttoria, è stata quella – ricordiamo su indicazione dei signori ### e ### – di provvedere alla sola pertinente fatturazione (cfr. in particolare le dichiarazioni del teste signor ### il quale, tra l’altro, ha affermato di essere stato “ … assunto con contratto di apprendistato – credo nel 2006 ma non ricordo di preciso – dalla ### s.n.c. di ### e ### dopo sono passato alla S,### s.r.l. fino al 2011 circa; nel 2011 e fino al 2013 ho avuto collaborazioni legate a clienti social con la ### quale titolare di partita ### preciso che all’epoca io ricevevo gli incarico da ### e ### ma fatturavo alla ### dalla quale ottenevo il pagamento, sulla base di una precisa indicazione da parte dei signori ### e ### e presumo sulla base di un accordo tacito fra i predetti e il sig. ### all’epoca legale rappresentante della ### preciso che io conoscevo ###”. – La società ### ha beneficiato (seppur ribadiamo per mere operazioni fiscali e per un periodo limitato alla durata del rapporto intercorso con gli odierni convenuti) del “pacchetto clienti” messo a disposizione da parte dei signori ### – ### – Infatti – sebbene non sia stato prodotto alcun contratto scritto dalle prove raccolte è emerso che i convenuti procacciavano i clienti e la ### fatturava i relativi incassi. La teste della stessa convenuta ### ### sentito sul cap. 24) della memoria istruttoria della parte convenuta: “ 24) ### che nel periodo ricompreso tra l’anno 2012 e l’anno 2016 tra la società ### ed i signori ### e ### è intercorso un rapporto di collaborazione?” così risponde: “ Si è vero” . Non solo ma anche l’altro teste di parte convenuta signora ### sentita sullo stesso suindicato cap. 24) di parte convenuta, così ha risposto: “Si è vero”. Ed è altrettanto provato in atti come detta circostanza era ben nota al signor ### (legale rappresentante della società odierna attrice) poiché prima di costituire la società ### è stato dipendente delle società ### S.n.c. di ### & ### e ### . A tal proposito si precisa come, in sede di interrogatorio formale il signor ### in qualità di legale rappresentante della società attrice, interrogato sul 4) della memoria istruttoria di parte convenuta: “4) ### che nel periodo in cui Lei è stato dipendente della già società ### S.n.c. di ### & ### quest’ultima annoverava tra i propri clienti i seguenti soggetti: ### & ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 92 ### ### ### 2001 ### ### ### ### ### ### ### ### 4B ### e ### 20 ###” così ha risposto: “SI…anche se sono passati 20 anni ricordo gran parte di loro” (Le altre dichiarazioni rese dal ### in risposta alle domande di cui ai capitoli nn. 10 e 11 sono invece smentite dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi; inoltre le dichiarazioni dei predetti testi trovano oggettiva conferma in tutte le e-mail depositate nelle quali emerge che i sig.ri ### e ### indicavano alla ### le fatture da emettere in relazione ai clienti dai primi procacciati; vedasi in particolare tutte le email che nel corso del tempo le parti si sono scambiate, in particolare vedasi fra le più esplicite doc. nn. 6, 27 fasc. att. Si evidenzia che non risulta depositato – contrariamente a quanto indicato nell’elenco presente all’ultima pag. dell’atto di citazioneil doc. n. 5; per cui – anche per tale ragionesi conferma l’ordinanza di rigetto della prova orale richiesta sui capitoli relativi al citato doc. n. 5 ; il doc. n. 52 depositato dalla difesa attorea è del tutto irrilevante trattandosi di produzione unilaterale priva di data e di sottoscrizione; per cui si conferma l’inammissibilità anche della prova orale che era stata capitolata); – nell’ambito del suddetto rapporto ed in esecuzione di esso la società ### s.r.l. veniva implicitamente (ma inequivocabilmente) autorizzata dai predetti professionisti all’utilizzo della dicitura “###” (a tal fine si evidenzia – a dimostrazione di quanto appena sopra affermato che anche nel corso del rapporto di collaborazione intercorso fra i sig.ri ### e ### con la ### i primi hanno continuato ad utilizzare – su medesi carta stampata non solo l’indirizzo ###.it ma anche la scritta ### con sopra la figura del ### stilizzato; vedasi in particolare le fatture di cui al doc. n. 22; e le email depositate sub doc. nn. 6- 26-46 fasc. att..; vedasi anche la copiosa corrispondenza mail intercorsa tra gli stessi convenuti ed i relativi clienti finali.

E’ opportuno sottolineare che la ### s.r.l. non ha mai contestato l’uso d parte del ### e di ### dell’indirizzo e-mail ### né del marchio ### con la figura del ### stilizzato pur ricevendo le numerose e-mail depositate in atti. Va altresì rilevato che il disconoscimento effettuato ex art. 2719 c.c. alla prima udienza del 05/02/2019 da parte della difesa attorea di tutte le e-mail depositate dalla convenuta sub doc nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 43 è del tutto generico e come tale irrilevante; cfr. sul punto fra le tante anche in motivazione Cass. 2021 n. 17313; Cass. 2004 n. 16232. Sebbene ad abundantiam non può non essere rilevato che – comunque ed in ogni caso la società attrice non ha dimostrato di aver fatto uso del marchio poi registrato dai due convenuti prima del 2017 nel senso appena sopra precisato. Sul punto è irrilevante la documentazione depositata sub doc. n 36 e n. 42 in quanto non è idonea a dimostrare la pubblicità asseritamente effettuata per la promozione del marchio; trattasi infatti di meri partitari e mastri recanti la indicazione generica di spese di pubblicità ### non sufficienti – in assenza ad esempio della prova dei relativi esborsi e soprattutto della pubblicità effettivamente effettuata a dimostrare la circostanza neppure invero tempestivamente allegata; per cui anche in tal caso si conferma la inammissibilità della prova testimoniale articolata in quanto generica e comune da provarsi documentalmente.

Comunque la campagna pubblicitaria asseritamente intrapresa dalla ### s.r.l. – unitamente all’acquisto di materiali e all’ausilio di altri collaboratorideve necessariamente inserirsi nel contesto del rapporto avviato con gli odierni convenuti nel senso sopra riferito e all’uso da questi autorizzato del segno ###. Come si è già sopra accennato la notorietà del marchio di fatto presuppone che lo stesso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti: tale requisito, che a livello territoriale è soddisfatto qualora la notorietà esista in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, dev’essere valutata dal giudice tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti della causa, ed in particolare della quota di mercato coperta dal marchio, dell’intensità, dell’ambito geografico e della durata del suo uso, nonchè dell’entità degl’investimenti realizzati per promuoverlo. E’, infatti, evidente che l’accertamento della notorietà costituisce accertamento non solo della acquisita capacità distintiva del segno ma anche di una particolare rilevanza di tale capacità idonea a dar luogo a notorietà. Nel caso di specie nessuno di tali presupposti – invero neppure specificatamente allegati dalla difesa attorea nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum è stato dimostrato. A tal fine non è sufficiente la documentazione prodotta mentre è del tutto irrilevante la prova per testi richiesta).

Pertanto non costituisce illecito ex art. 2598 c.c. n. 1 l’inserimento della parola ### nella denominazione sociale di entrambe le società convenute e l’utilizzo della predetta parola come “domain name” (si ribadisce che la società ### è stata costituita nel 2015 e l’inserimento nella denominazione della predetta della parola ### non è stata mai formalmente contestata dalla ### pur avendo questa rapporti con la suddetta società).

Va – quindi rigettata anche la domanda (quella di cui alla lettera g) volta ad ottenere la nullità del marchio registrato in data 03/07/2017.
A tal fine è sufficiente ribadire che le circostanze di fatto appena sopra riportate impediscono – per i principi sopra espressiqualsivoglia declaratoria di nullità del marchio registrato dai convenuti ### e ### difettando i presupposti richiesti dall’art. 12 comma I lett. A) c.p.i.
Conseguentemente nessuna carenza del requisito di novità può riscontrarsi nel caso di specie.

Non sussistono neppure i presupposti per una declaratoria di nullità del marchio registrato ai sensi dell’art. 19 c.p.i. pure invocato dalla società attrice (cfr. pag. 19 e ss dell’atto di citazione).

L’art. 19 comma II del C.P.I.: la domanda in mala fede.

Orbene l’art. 19 comma II del C.P.I. recita: “non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”. In primo luogo va precisato che la su citata disposizione prevede una causa di nullità del marchio autonoma ovvero attiene ad ipotesi di nullità diverse e distinte rispetto alle altre cause di nullità disciplinate dallo stesso codice di proprietà industriale. Infatti la citata disposizione assume la funzione di norma di chiusura di sistema volta ad impedire l’acquisizione di diritti esclusivi su un segno in cui ciò risponderebbe ad interessi meritevoli di tutela e che pertanto sfuggono all’applicazione degli impedimenti specificatamente previsti dalle altre norme del c.p.i.

Per cui si ritiene che la norma sulla mala fede si applichi in tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, un soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non si sono ancora consolidate in un diritto opponibile a terzi ed in cui un altro soggetto, essendo a conoscenza di tali aspettative, anticipi il primo nella registrazione. A questa ipotesi si può ad esempio ricondurre il caso in cui, un soggetto venuto a conoscenza del fatto che taluno ha scelto un certo marchio, eventualmente anche effettuando investimenti su di esso e sta svolgendo attività preparatorie in vista di una registrazione non ancora effettuata, lo anticipi affrettandosi a registrarlo a proprio nome.

Sotto il profilo probatorio, in linea con un principio generale, lo stato soggettivo di malafede non si presume ma deve essere oggetto di prova da parte di chi ne affermi l’esistenza; ciò comunque discende anche dal disposto dell’art. 121 c.p.i. secondo cui l’onere di provare la nullità di un titolo di proprietà industriale grava in ogni caso su chi lo impugna.

Orbene gli addebiti mossi dalla difesa della società attrice (vedasi in particolare pag. 19 atto di citazione) non corrispondono a quanto emerge dalla documentazione versata in atti.

Non si ravvisa -nel caso di specie la sussistenza di mala fede (nel senso appena sopra precisato) in capo ai convenuti ### e ### (unici legittimati passivi della predetta azione). Il deposito in malafede presuppone evidentemente il deposito consapevole di un marchio altrui, mentre nel caso di specie i convenuti – per le ragioni anzidette hanno chiesto, ed ottenuto, la registrazione del segno da essi ideato e utilizzato già nel 2011 per contraddistinguere i propri servizi (fra l’altro è opportuno evidenziare che la registrazione sia stata chiesta in data 03/07/2017 ovvero pochi mesi dopo la cessazione del rapporto di collaborazione con la ### s.r.l. conclusosi in maniera non del tutto serena permanendo dei contrasti fra le parti in relazione al pagamento di alcune parcelle come emerge dalle e-mail depositate. Allora appare evidente che i convenuti – al fine di evitare contrasti e soprattutto equivoci in ordine all’utilizzo del predetto segno medio-tempore autorizzato alla ### abbiano ritenuto di provvedere alla registrazione del suddetto marchio. Ne è conferma anche il fatto che la ### anche in tal caso non ha proposto opposizione alla predetta registrazione e non abbia mai contestato l’utilizzo del marchio in questione prima della introduzione del presente giudizio).

La concorrenza sleale per sviamento cliente e collaboratori.

Va rigettata, perché infondata, anche la domanda attorea (domanda sub c conclusioni atto di citazione) volta ad ottenere l’accertamento di attività di concorrenza sleale “per sviamento clientela e di collaboratori” da parte dei convenuti ### e ### in favore della ### e della ### (vedasi pagg. 12-19 atto di citazione).

A tal riguardo in diritto si rammenta che per costante giurisprudenza della S.C. “In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.» (cfr. Cass. N. 18772 del 2019. Con espresso richiamo alla sentenza della ###1, n. 12681 del 30/5/2007 e alle pronunce della ###1 del 26/10/1983 n. 6316 e 20/3/1991 n. 3011. Con la sentenza della ###1, n. 12681 del 30/5/2007 (con richiamo delle pronunce della ###1 del 26/10/1983 n. 6316 e 20/3/1991 n. 3011), pienamente condivisibile, questa Corte ebbe modo di osservare che «In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.». Pertanto la formula «concorrenza sleale per sviamento di clientela» appare indebitamente semplificatoria e meramente suggestiva nella sua capacità evocativa di una condotta non commendevole, volta ad affrancare il deducente dall’onere di dimostrare la non correttezza professionale della condotta lamentata”; cfr. sempre in motivazione Cass. 2019 sopra citata).
E’ il caso inoltre di puntualizzare – secondo quanto affermato sempre dalla S.C.- che la concorrenza sleale per «illecito sviamento di clientela» è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto…). Il tentativo di sviare la clientela (che non «appartiene» all’imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all’articolo 2598, n.3, e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria).
Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza.
Alla luce dei principi del ### del ### si deve ritenere che il cliente consumatore possa essere liberamente contattato da chiunque, purché egli lo consenta liberamente. In difetto di precise norme restrittive della concorrenza, riconducibili ad accordi contrattuali validamente stipulati nel rispetto della legge e delle limitazioni da questa richieste per la loro stipulazione, il cliente non «appartiene» a nessuno. L’imprenditore commerciale deve tollerare la concorrenza e quindi la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela) e può legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell’articolo 2598 n.3. cod.civ. La concorrenza altro non è che contesa della clientela (###1, n 5437 del 29.2.2008, in motivazione), favorita dall’ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, a una corretta pubblicità, e all’esercizio dì pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto (cfr. in motivazione Cass. N. 18772 del 2019).
A tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall’una all’altra impresa, che non può che essere diretto, ancorchè eventualmente dissimulato, per potersi configurare un’attività di storno; la quantità e la qualità del personale stornato; la sua posizione nell’ambito dell’organigramma dell’impresa concorrente; le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all’impresa concorrente.» (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 3865).
L’imprenditore commerciale deve tollerare la concorrenza e quindi la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela) e può legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell’articolo 2598 n.3. cod.civ. La concorrenza altro non è che contesa della clientela (###1, n 5437 del 29.2.2008, in motivazione), favorita dall’ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, a una corretta pubblicità, e all’esercizio dì pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto.
Inoltre, per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.
Infine è bene rammentare che è assolutamente consolidato sia in dottrina sia in giurisprudenza il principio che l’illecito concorrenziale disegnato dalla norma di cui all’art.2598 cod.civ., non a caso situata nel titolo dedicato alla concorrenza nel libro del lavoro del ### civile, presuppone un rapporto di concorrenza fra due (o più imprenditori), sicché la legittimazione attiva e passiva all’azione presuppone il possesso della qualità di imprenditore o almeno l’esercizio di un’attività di impresa. Puntuale conferma se ne trae dalla disciplina dell’istituto, che presuppone il rapporto concorrenziale, e, per quanto specificamente riguarda l’ipotesi dei comportamenti non conformi alla correttezza professionale di cui al n.3 dell’art.2598 cod.civ., dal riferimento ivi contenuto allo statuto deontologico dei corretti imprenditori e all’idoneità lesiva per l’altrui azienda. Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato della concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto «rapporto di concorrenzialità», non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l’attività sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo; peraltro, a tal fine, è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all’imprenditore ricorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un pactum sceleris; è infatti sufficiente il dato oggettivo consistente nella esistenza di una relazione di interessi tra autore dell’atto ed imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l’attività del primo può integrare semmai un illecito ex art. 2043 cod.civ. ma non un atto di concorrenza sleale (###1, 08/09/2003, n. 13071). A tale riguardo la giurisprudenza di questa Corte ravvisa il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori nel contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune e precisa che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che 7 lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno (### 1, 18/05/2018, n. 12364). Analoghi comportamenti posti in essere da un soggetto non imprenditore potranno semmai assumere rilievo alla luce delle regole generali che disciplinano l’illecito aquiliano ex art.2043 cod.civ.
Tuttavia la giurisprudenza della Suprema Corte ha ammesso l’ipotesi in cui gli illeciti anticoncorrenziali siano compiuti da un terzo c.d. «interposto», il quale agisca per conto, o comunque in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, concorrente di quello danneggiato, concludendone che entrambi rispondono in via solidale a titolo di concorrenza sleale (###1, 23/12/2015, n. 25921).
La schema concettuale che viene trasposto in subiecta materia è analogo a quello, tipicamente penalistico, del concorso di persone nel «reato proprio», che presuppone quindi il possesso di una certa qualità soggettiva da parte dell’agente, alla cui azione può partecipare anche il cosiddetto extraneus, rispondendo anch’egli del reato. Si è detto peraltro che ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per interposta persona ex art. 2598 cod.civ., non si richiede un vero e proprio pactum sceleris tra l’imprenditore concorrente e il terzo, ma è necessaria (e sufficiente) una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non essendo sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest’ultimo all’interesse dell’imprenditore. In assenza di riferibilità, anche indiretta, della condotta del terzo all’imprenditore viene meno proprio il presupposto (il rapporto di concorrenza tra le parti) della fattispecie costitutiva degli atti di concorrenza sleale (### 1, 22/09/2015, n. 18691; Cfr. anche Cass. 2019 n. 18772).
In simile ipotesi, affinché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex artt. 2598 cod.civ. e seguenti, è necessario dimostrare l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 2600 cod.civ. (Sez.1, 23/03/2017, n. 7476).
Orbene applicando al caso di specie i suddetti principi discende la infondatezza degli assunti attori dovendosi escludere che i convenuti siano responsabili di atti di concorrenza sleale in danno della società attrice (assunti che secondo la stessa prospettazione attorea rimangono fuori l’ambito applicativo dell’art. 2598 c.c. nel senso appena sopra precisato. È bene precisare che non vi è prova del fatto – meramente allegato in memoria di replica dalla difesa dei convenutiche la società attrice sia in liquidazione. Dalla visura camerale depositata dall’attrice anche se risalente al 2017 la suddetta circostanza non emerge).
In primo luogo va evidenziato che i sig.ri ### e ### non sono stati dipendenti della società attrice (di conseguenza non trova applicazione l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. ) né risulta (invero non è stato mai neppure allegato) che erano legati alla ### s.r.l. da un patto di non concorrenza anche postumo (dalla documentazione versta in atti è emerso – come in parte già anticipatoche i convenuti ### e ### non interruppero improvvisamente i rapporti con la ### invero le parti avevano previsto che il rapporto sarebbe terminato entro la fine del 2016; inoltre in prossimità della predetta scadenza insorsero delle questioni relative al pagamento delle parcelle; vedasi le chiare e-mail in atti).
In difetto di precise norme restrittive della concorrenza, riconducibili ad accordi contrattuali validamente stipulati nel rispetto della legge e delle limitazioni da questa richieste per la loro stipulazione, il cliente non «appartiene» a nessuno.
L’imprenditore commerciale deve tollerare la concorrenza e quindi la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela) e può legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell’articolo 2598 n.3. cod.civ.
La concorrenza altro non è che contesa della clientela (###1, n 5437 del 29.2.2008, in motivazione), favorita dall’ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, a una corretta pubblicità, e all’esercizio di pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto.
Per cui i sig.ri ### e ### erano liberi di costituire (diversamente da quanto dedotto dall’attore) società anche in concorrenza con l’attività della società attrice (a ciò si aggiunga che la società ### è stata costituita dai convenuti in data 08/05/2015 e quindi quando era ancora in corso l’attività di collaborazione con la ### la quale non solo non ha mai contestato nulla ma ha anche avuto rapporti on la predetta società nei cui confronti ha anche emesso fatture; mente la società ### s.r.l. – come sopra già accertatonon è stata costituita dagli odierni convenuti i quali hanno rivestito esclusivamente la carica di membri del ###.
Inoltre nessuna pratica scorretta è stata dimostrata dalla società attrice né è stata allegata e dimostrata alcuna correità delle due società convenute nello illecito dedotto dalla difesa attorea (illecito da escludersi tanto più se si considera che la società ### s.r.l. risulta inattiva dalla visura camerale depositata ed aggiornata al ### del 2017).
È rimasto assunto unilaterale e generico quello secondo cui i sig.ri ### e ### si sarebbero appropriati degli elenchi riservati dei clienti e delle relative informazioni economiche distraendo in tal modo i clienti della ### in favore delle due società ### (ovvero sia quella ### che quella ###; cfr. anche genericità della prova orale articolata sul punto e per questo non ammessa.
Mentre – lo si ripeteè stato dimostrato che i clienti della ### erano quelli già dei sig.ri ### e ### (e delle precedenti società dei predetti).
Inoltre è assorbente il rilievo che la condotta contestata (ovvero quella della asserita sottrazione di clientela) nel modo prospettata dalla difesa attorea non appare affatto illecita, in assenza di violazione di diritti su informazioni riservate ex art.98 cod.propr.ind. e della prova dell’esistenza di complesso organizzato e strutturato di informazioni, eccedente la normale umana memoria, suscettibile di tutela indiretta attraverso la repressione dell’illecito concorrenziale.
Si è già detto che secondo la S.C. non è sufficiente a tal fine il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza Non esiste neppure lo sviamento dei dipendenti.
Si è già evidenziato in atti come la concorrenza sleale per sviamento di dipendenti si configuri quando l’imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di un dipendente di un’impresa concorrente (c.d. storno di dipendenti) con lo specifico scopo di danneggiare l’altrui azienda.
Ma anche in questo caso la espletata prova orale ha ampiamente confermato come nessuna violazione è stata in tal caso commessa dalla odierna parte convenuta. ### secondo l’attore (vedasi pag. 16 dell’atto di citazione) “i signori ### e ### inducevano tutti i collaboratori di ### srl tra cui: ### ### ### ### ### ### e ### che fino al ### avevano prestato la propria attività nel ramo aziendale ### ad interrompere ogni forma di collaborazione con ### srl e ad instaurarla con ### e ### srl di cui il ### ed il ### sono divenuti anche soci”.
A tal proposito va precisato (come dimostrato dalla convenuta) che parte dei soggetti summenzionati – ovvero ### e ### – non sono mai stati dipendenti della società ### bensì lavoratori autonomi che per un periodo di tempo hanno collaborato con la stessa società attrice.
Non solo ma gli stessi soggetti sopra indicati erano stati tutti dipendenti ovvero collaboratori delle società ### S.n.c. di ### & ### ### e S,### Pertanto è evidente che i signori ### ### ### ### ### ### e ### hanno da sempre collaborato con i signori ### e con le loro società di riferimento formando un team di lavoro coeso ed unito negli anni.
Cosicchè nell’anno 2016 hanno deciso liberamente – e senza alcuna asserita “forzatura” da parte dei signori ### – di cessare il loro rapporto di collaborazione con la società ### e di instaurarlo (alcuni) con le società odierne convenute.
A questo punto è necessario analizzare le risultanze della prova testimoniale espletata su tale aspetto e precisamente: – il teste di parte convenuta signora ### sentito sul cap. 37) della memoria istruttoria della parte convenuta: “37) ### che la signora ### a partire dall’anno 2002 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e S,### e tutt’ora collabora con la società ###”cosi risponde: “ Si è vero: all’epoca e fino al 2007 ero dipendente delle suddette società ; poi mi sono licenziata e ora vi collaboro come libera professionista”; – il teste di parte convenuta signora ### sentito sul cap. 38) della memoria istruttoria della parte convenuta: “38) ### che la signora ### a partire dall’anno 2003 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e S,### e tutt’ora collabora con la società ### così risponde: “Si è vero: all’epoca avevo stipulato con le predette società dei contratti ### che sono durati fino al 2016 circa; oggi collaboro con la ### s.r.l. come libero professionista”; – il teste di parte convenuta signor ### sentito sul cap. 39) della memoria istruttoria della parte convenuta: “ 39) ### che il signor ### a partire dall’anno 2005 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e S,### e tutt’ora collabora con la società ### così risponde: “Ho già risposto (riferendosi alla propria testimonianze circa i capitoli di prova precedenti così come riportata sopra alle pagg. 8 e 9) preciso però che non mai collaborato con la ### s.r.l.”; – il teste di parte convenuta signor ### sentito sul cap. 40) della memoria istruttoria della parte convenuta: “40) ### che il signori ### a partire dall’anno 2003 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e ### ### e tutt’ora collabora con la società ### così risponde: “sono stato dipendente dal 2003 e fino al 2007 di entrambe le società ### non collaboro ora con la ### con la quale ho collaborato però fino al mese scorso come libero professionista”; – il teste di parte convenuta signor ### sentito sul cap. 41) della memoria istruttoria della parte convenuta: “41) ### che il signori ### a partire dall’anno 2003 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e ### e tutt’ora collabora con la società ### così risponde: “Si è vero: all’epoca e fino al ### circa ero dipendente; nel 2007 poi sono stato socio della ### che ho costituito insieme a ### sono stato socio della predetta società fino al ### ; da questa data in poi sono stato dipendente della ### fino al 2017 circa”.
Su tutta la questione relativa ai suddetti collaboratori di parte convenuta come sopra precisata e per la quale sono state riprodotte le varie testimonianze, è opportuno riportare anche la testimonianza dell’altro teste di parte convenuta ### Niko Fonti, il quale sentito sugli stessi capitoli di prova di parte convenuta sopra ricordati, così risponde: – “### 37) ### che la signora ### a partire dall’anno 2002 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e S,### e tutt’ora collabora con la società ###” cosi risponde: “è vero che la signora ### ha sempre collaborato con le varie società riconducibili al ### e a ### oggi collaboora con la ### Italia…(omississ)”; – “### 38) ### che la signora ### a partire dall’anno 2003 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e S,### e tutt’ora collabora con la società ### così risponde: “Si è vero: quanto appena detto per la ### vale anche per la Meconi” – “### 39) ### che il signor ### a partire dall’anno 2005 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e S,### e tutt’ora collabora con la società ### così risponde: “Si è vero vale quanto appena detto per le precedenti due” – “###40) ### che i signori ### a partire dall’anno 2003 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e ### e tutt’ora collabora con la società ### così risponde: “Si è vero vale quanto appena detto per quelli precedenti” – “Cap. 41) ### che i signori ### a partire dall’anno 2003 ha collaborato con le società ### S.n.c. di ### & ### e ### e tutt’ora collabora con la società ### così risponde: “Si è vero vale quanto appena detto per quelli precedenti”.
Lo stesso teste ### ### ### in risposta alla ADR del difensore della parte attrice così risponde: “preciso di essere a conoscenza dei fatti sia come commercialista della società ### s.r.l. e ### e ### s.r.l. e mi sono occupato anche della precedente s.n.c. di cui ricordo di essermi occupato degli adempimenti funzionali alla cancellazione dal registro imprese” (cfr. relativo verbale di udienza).

La concorrenza illecita, la concorrenza sleale e lo storno dei dipendenti

Nello specifico, poi, della fattispecie di “concorrenza illecita” – si ritiene opportuno evidenziare nuovamente unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica. Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell’agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (“animus nocendi”), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva dell’imprenditore concorrente; ciò si verifica quando lo storno viene realizzato con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione” (Cass. Civ., Sez. I, 04/09/2013, n. 20228).
Pertanto va confermato come – nel caso di specie non sussistano i requisiti necessari per configurare la violazione di cui trattasi in quanto, ribadiamo, nessuna responsabilità può attribuirsi ai convenuti nella libera e consapevole scelta di lavoratori autonomi di interrompere il proprio rapporto di collaborazione con la società ### (di conseguenza l’ordine di esibizione che era stato disposto dal G.I. con l’ordinanza del 11/07/2019 va revocato e confermata la reiezione di tutte le richieste istruttorie reiterate dalla difesa della società attrice).
Di conseguenza vano rigettate tutte le altre connesse richieste ivi comprese quelle risarcitorie.

La costituzione in mora per il tramite dell’Ufficiale Giudiziario

Va rigettata anche la domanda (lettera l) attorea con la quale è stato chiesto di “accertare che i signori ### e ### al momento della cessazione del rapporto di collaborazione hanno omesso di restituire le apparecchiature telecamera sony e accessori, n 2 iphone 6 plus, n 2 ipad 64 gb, n. 2 computer mac book pro 155, n. 1, computer imac quad 27, di proprietà della ### srl, per l’effetto condannarli alla restituzione o al pagamento dell’equivalente monetario stimato in complessivi euro 8.200,00”.
A tal riguardo è sufficiente rilevare che gli odierni convenuti in data 26/07/2018 hanno restituito i predetti beni alla presenza dell’ufficiale giudiziario (cfr. relativa documentazione depositata; trattasi inoltre di circostanza pacifica). In virtù dell’inerzia della stessa società attrice, i signori ### si sono rivolti in data 25/06/2018 all’U.N.E.P. del ### di ### per la restituzione degli stessi oggetti.
Quindi ed in conclusione tutte le domande attore avanzate nei confronti dei convenuti vanno rigettate siccome infondate.
Le spese seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano in favore dei convenuti ex Dm 55/20214 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia (€ 1.043.856,11, per cui lo scaglione applicabile è quello che va da E. 1 ad E. 2 milioni) e delle attività processuali effettivamente svolte (cfr. anche nota spese depositata dalla difesa dei convenuti unitamente alla memoria di replica. Non si ritiene di operare l’aumento pure richiesto ex art. 4 dm 55/2014 in quanto l’attività espletata è stata sostanzialmente unica ed uniforme per tutte le parti assistite; sul poter discrezionale dell’aumento, vedasi fra le tante e da ultimo Cass. 2021 n. 13595).

P.Q.M.

la decisione del Tribunale di Ancona

Il Tribunale di Ancona ### delle ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 1818/2018, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: RIGETTA Tutte le domande attoree avanzate nei confronti dei convenuti siccome infondate per le causali di cui in motivazione; per l’effetto, ### La società attrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione in favore dei convenuti in E. 36.145,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di compenso professionale, Iva e ### come per legge.
Così deciso nella ### di Consiglio del 09/06/2022 ###ssa ### rel./est. ###ssa ###
causa n. 1818/2018 R.G. – Giudice/firmatari: Ercolini Francesca, Pompetti Gabriella

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